咨讯 八大关键要点 | 跨境知识产权和专利交易中的最大意外

美国凯拓国际律师事务所合伙人Siegmar Pohl和Joseph Snyder最近参加了在旧金山举行的许可贸易工作者协会2022年年会的小组讨论。Mobity公司的总经理Pallavi Shah也参与了讨论。会议涵盖了所有跨境协议共有的主要条款，包括：法律选择条款和管辖法院选择条款；国外申请许可和出口管制；强制许可；无异议条款；欧盟关于技术转让协议的反垄断法；发明人自身作品的宽限期；预见性例子和申请后的数据；以及排除可专利性。

以下是会议期间讨论的应对八大意外之事的关键要点：

1. 法律选择条款：如果法律选择条款的内容过于狭窄，并非预期的法律，则例如：相关侵权行为发生地的法律可能适用。当事方无法控制法院如何裁定某一事项（如诉讼时效或除诉期间）是否属于：（1）程序法（即由管辖法院的法律管辖）；或 (2) 实体法（即由适用的实体法管辖）。
2. 管辖法院选择条款：如果（根据公约法）适用欧洲法律：选择管辖法院条款默认具有排他性，除非明确声明它是非排他性的：完全相反！
3. 产权链上的文化差异和意外：全球对专利的看法和估值不尽相同，对于交易一方在某个国家看来毫无价值的专利在另一个国家可能被视为极具价值的资产。 此外，令人惊讶的是，有时即使是非常老练的交易方也没有充分适当的流程，跨境交易中可能会出现专利的产权链及其所有权问题。
4. 国外申请许可和出口管制：与国外申请许可不同，有关某些技术（通常是那些可能具有军事用途的技术）的信息，在未获得出口许可证的情况下，不得传播给外国人士或居住在美国的外国人。
5. 发明人自身作品的宽限期：一些国家实行“宽限期”，即如果申请人在公布发明后的一定时间内提交专利申请，则较早的公开不被视为专利申请的现有技术。美国对发明人自身作品有1年的宽限期。 其他国家也有宽限期。
   1. 到期后专利使用费
      基于专利滥用禁止原则，虽然在专利到期后收取专利使用费在美国被认为其本身是非法行为，但在大多数情况下，到期后的专利使用费在欧盟不会引起任何反垄断问题！
   2. 排他性回授条款
      要求被许可人就任何改进授予许可人排他性许可的排他性回授条款，在竞争市场中，美国法院通常会支持这些条款，但在欧盟，这些条款只会在某些情况下得到支持，例如，如果被许可人获得报酬，或者如果大量的许可方控制着可用技术。
6. 预扣所得税：在跨境交易中，交易双方有时会忽略在卖方没有业务的国家/地区需要缴纳预扣所得税。
7. 预见性例子和提交后的数据：在美国，允许申请时使用预见性的例子。预见性的例子合理地说明了预期的结果或预见的结果。相反，工作例子来自实际操作的实验。其他国家并不看好预见性的例子。大多数国家/地区都允许通过提交申请后的数据来确定非显而易见性/创造性。在中国，只有在提交的申请中提及此类预料不到的效果时，才允许使用提交后的数据。
8. 政府关系：一些国家更重视与政府的关系，而不是合同双方标的物的资格。

更多信息, 请咨询：
Siegmar Pohl, spohl@ktslaw.com
Joseph Snyder, jsnyder@ktslaw.com

www.kilpatricktownsend.com